Durante la segunda quincena de diciembre, en Caracas, Venezuela, se difundió el rumor de que un local ofrecería café bajo el cobijo del programa de Starbucks ‘We Proudly Serve’, ese programa con el que se otorgan licencias para comercializar las bebidas de la sirena verde de doble cola.
La apertura, viralizada, llegó como asunto a las oficinas de Starbucks y Nestlé —su socio comercial para otorgar las licencias del programa—, estas organizaciones se deslindaron del local dejando entrever que quienes lo operaban no contaban con los permisos.
Yeet Venezuela, el supermercado, estaba detrás de la operación. De acuerdo con sus voceros, Yeet sí que había obtenido los permisos, sin embargo, el convenio que había firmado era para comercializar las bebidas del programa dentro de Miami, más no en Venezuela.
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LexLatin entrevistó a Anavel Suarez, Faustino Flamarique y Carlos Dominguez, especialistas en propiedad intelectual y parte del departamento de esta materia en la firma venezolana LEĜA Abogados. Al respecto de este tema, los especialistas detallan que hacer uso de los signos de Starbucks, con un acuerdo de licencia limitado en ámbito y alcance territorial a Miami, en propiedad intelectual, constituye un uso indebido de la marca, por lo que amerita una sanción.
Dicha sanción se desprende de la Ley de Propiedad Industrial y del resto de la normativa marcaria.
“Que ello haya sido temporalmente limitado en el tiempo, consecuencia de un malentendido o que no haya habido intencionalidad no excluye la ilegalidad ni la infracción marcaria que haya podido ocurrir. Las declaraciones de Starbucks y Nestlé dejan claro no haber autorizado el uso de la marca en Venezuela”, menciona Carlos Dominguez, quien además es socio sénior de LEĜA.
De acuerdo con el comunicado de YEET, el conflicto se resolvió con Starbucks de manera ‘amistosa’.
Competencia desleal
En una lectura detallada de este embrollo, Anavel Suarez revela un aspecto a considerar: ¿la confusión que se generó en el mercado es un acto de competencia desleal contrario a los usos honestos en el comercio, según los términos del Convenio de París sobre la Propiedad Industrial?
Yeet Venezuela, en un comunicado, informó que la maquinaria y los productos vendidos en el local eran originales, los utilizados en Starbucks a nivel mundial. Sin embargo, refiere la experta: “el proceso de crear, facilitar o estimular la confusión de los consumidores sobre quién es el operador de una actividad comercial, así como si cuenta con el respaldo de una marca renombrada o notoriamente conocida es una práctica que puede ser considerada desleal con el resto de competidores y con los consumidores, sancionada por la legislación comercial”, explica Suarez.
Autorregulación y ética
Luego de que terminara el diálogo legal entre Starbucks y Yeet, la Federación de Comercio venezolana (FEDECOMERCIO) decidió expulsar de manera definitiva e irrevocable a la empresa Yeet.
Faustino Flamarique, quien también es socio sénior de LEĜA Abogados advierte que si bien esta es una decisión que no tiene repercusiones en la leyes vigentes, es importante pues “la autorregulación, en materia de ética comercial de las empresas y de los gremios que las agrupan, genera confianza en el mercado y en los consumidores, quienes valoran que los estándares de honestidad con los que se rigen las organizaciones sean más altos que los que imponen las propias leyes”.
Finalmente, la FEDECOMERCIO es una asociación gremial empresarial creada para reunir y representar a comerciantes venezolanos, es una iniciativa de carácter privado que se rige por sus estatutos internos.
¿Cuáles son las lecciones que nos dejó aprender el caso YEET-Starbucks?
Carlos Dominguez. En primer lugar, la velocidad con que el mercado acoge las marcas notoriamente conocidas. Una prueba palpable del valor de los intangibles y de lo que representa la solidez de las marcas.
En segundo lugar y desde el punto de vista de la propiedad intelectual, la importancia del registro de las marcas, ya que asegura la protección, exclusividad y la posibilidad de impedir que terceros hagan un uso indebido de estos activos protegidos; del mismo modo, la necesidad de que existan acuerdos entre las partes para el uso por terceros, sin que quepan las confusiones para excluir la aplicabilidad de las leyes por infracciones sobre los derechos de los titulares de los registros marcarios.
En cuarto lugar que, además de las infracciones marcarias (que protegen al titular de la marca), pueden generarse confusiones sobre los consumidores y deslealtades comerciales que afectan al mercado y que pueden terminar siendo actos de competencia desleal.
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En materia de PI, ¿cuál hubiera sido el desenlace lógico si YEET y Starbucks no lo hubieran resuelto el conflicto ‘amistosamente’?
Anavel Suarez. Cuando el titular de una marca se enfrenta al uso no autorizado por parte de un tercero existe una violación de sus derechos de propiedad intelectual. Además, si no se logra que ese tercero cese en su uso, ya sea voluntariamente o por un acuerdo con el titular de la marca, la parte afectada debe recurrir a las instancias judiciales o administrativas que la Ley de Propiedad Industrial y el resto de la normativa marcaria ponen a su disposición para defender sus derechos.
En esta materia, existen acciones civiles, tanto inhibitorias como resarcitorias, que tienen como fin detener la infracción y compensar los eventuales daños causados. También existen acciones penales, pues estos ilícitos constituyen también tipos penales específicos, con penas especificas contra el infractor.
Adicionalmente, existen órganos administrativos que también podrían conocer de cierto tipo de acciones y procedimientos, dependiendo de las características del caso y fin perseguido por la parte actora, tales como la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos, la oficina de Control Posterior del SENIAT, la Superintendencia Antimonopolio, etc.
Las estrategias de defensa de los derechos podrían incluir una o varias acciones. Asimismo, el proceso podría ser más o menos simple o costoso si se ejecutan medidas preventivas o ejecutivas. En fin, hay un gran número de circunstancias que podrían influir en los costos de estas acciones.
¿La globalización de las marcas famosas representa un reto para la materia?
Faustino Flamarique. La globalización más que un reto ha significado una ayuda a la Propiedad Intelectual. Los medios de comunicación y en especial las redes sociales facilitan el trabajo de los examinadores de las oficinas de marcas, además de ayudar al público consumidor a estar mejor informado.
Existen varios principios en la materia de propiedad intelectual, uno de ellos es la territorialidad, en virtud de este principio la protección y el derecho de exclusividad se circunscriben al territorio del país en el cual la marca está registrada, sin embargo, existen excepciones a estos principios, como las marcas notorias y renombradas, estos signos son tan conocidos por el público que rompen los principios de la especialidad y la territorialidad.
Existen diversos Acuerdos y Tratados Internacionales (algunos suscritos y ratificados por Venezuela) que regulan y protegen las marcas notorias y renombradas, Starbucks es un claro ejemplo de este tipo de marcas, por cuanto, aun si no existieran registros en el país a su nombre, es probable que ningún tercero pudiese hacer uso de estos signos y sus productos sin estar autorizado por ser una marca notoriamente conocida.
